国外专利就不能在国内享有合法专利权益了？

涉及“职务发明”的案件数量在近年呈逐年上升的趋势。在一起堪称 “国内首例”的职务发明创造纠纷中，原告在中国境内完成了职务发明创造，该发明专利在美国申请并获得了专利权，而未在中国申请专利。之后，原告向就职公司等索要一次性报酬43万美元，但被公司以“该专利属于国外专利”为由拒绝了。

日前，广州知识产权法院作出一审判决，就职公司应向发明人支付30万元人民币作为报酬。本案目前已上诉至广东省高级人民法院。

发明人诉就职单位，一次性索要发明报酬43万美元

希美克(广州)实业有限公司(下称“希美克公司”)成立于1999年7月，是一家台港澳自然人独资的有限责任公司。自公司成立起，吴枫就(化名)加入了希美克公司，并在工程部任职至2016年。在这期间，吴枫完成多项职务发明创造，包括“防止锁闭的防风门插芯锁”的职务发明创造，也就是后来引发纠纷的“职务发明创造”。

2003年12月，用人单位将“防止锁闭的防风门插芯锁”的职务发明创造(下称“涉案职务发明创造”)的专利申请权无对价转让给香港注册的关联公司BETTELI。吴枫签署了专利申请权转让书，向BETTELI转让了涉案职务发明创造美国、美国领属地及所有外国的与发明有关的一切权益。拿到专利转让书之后， BETTELI将“涉案职务发明创造”在美国申请了发明专利，并于2007年5月获得授权，发明人一项列明为吴枫。

之后，BETTELI委托希美克公司在中国境内制造使用涉案专利的产品，然后希美克公司再全部出口至美国，由BETTELI进行销售。在吴枫看来，参照《中华人民共和国专利法实施细则》等规定，实施发明创造后，每年应当从实施该项发明的营业利润中提取不低于2%作为报酬给予发明人，或者给予发明人或者设计人一次性报酬。这样算来，吴枫认为自己应获得一次性报酬43万美元。据此，吴枫多次要求希美克公司支付职务发明的发明人报酬，希美克公司以该专利属于国外专利为由拒绝。

聚焦：是否适用中国法律?如何计算报酬?

希美克公司认为，涉案专利为美国专利，应适用美国专利法而非《中华人民共和国专利法》等对于职务发明创造奖励和报酬的规定。根据美国专利法，专利申请权属于发明人，因而没有职务发明创造的发明人报酬的相关规定。在专利申请时，吴枫已与BETTELI签署了专利申请权转让书，现在再主张职务发明的发明人报酬没有依据。

BETTELI则认为，吴枫并非是其公司的员工，不能向其主张发明人报酬。根据美国专利法，没有职务发明创造的发明人报酬的相关规定。

在这起职务发明创造发明人报酬纠纷中，案件的争议焦点包括本案审理是否适用中国法律;原告是否有权向两被告主张发明人报酬;如原告有权请求支付发明人报酬,其数额如何计算。

经审理，法院认为涉案发明专利属于吴枫在希美克公司工作期间，在中国大陆完成的职务发明创造，虽然由于专利申请权转让导致BETTELI在美国申请获得涉案发明专利而未在中国申请发明专利的情况，但BETTELI其后又委托希美克公司在中国生产专利产品并出口美国。若以涉案专利属于美国专利为由，认定不应适用我国法律的规定，对于发明人有失公平。

针对第二点，法院认为专利申请权转让书仅能证明BETTELI在美国申请涉案发明专利具有合法的权利来源，不能证明吴枫已作出放弃其向被告希美克公司主张发明人报酬的意思表示，且BETTELI也没有证据证明其针对该次专利申请权转让支付任何对价。关于原告主张的发明人报酬数额如何确定的问题，法院参考了涉案专利产品的生产销售数量、售价、涉案专利对于产品获利的贡献率等，酌定希美克公司应向吴枫支付职务发明创造的发明人报酬共人民币30万元。

延展：在国内完成的职务发明，在外国申请专利应如何认定?

一般而言，职务发明创造发明人报酬是由于发明人与其用人单位之间因雇佣劳动关系而产生的，用人单位在中国申请专利并实施获利后，依照我国专利法及实施细则的规定应当给予发明人报酬。

在审理过程中，一审法院认为发明创造与发明专利权应有所区别。发明人报酬的立足点在于发明人在中国境内完成职务发明创造且用人单位通过实施职务发明创造获利。另外，法院在其法律适用的外延上进行了创新，将发明人报酬规定的适用范围涵盖了国内完成职务发明创造后到外国申请专利的情形。

具体而言，本案的涉案职务发明创造不能在中国继续申请发明专利。但用人单位在中国境内却依然可以根据关联公司的委托实施发明创造生产专利产品从而获得实际利益，达到其将发明人作出重要贡献的涉案发明创造在中国申请专利后实施获利的相同效果。

因此，若以涉案专利属于美国专利为由认定不应适用我国法律关于职务发明创造发明人报酬的规定，对于发明人显失公平，也纵容了用人单位此种实际获利同时规避支付发明人报酬的行为。