如何使用商标在先使用抗辩条款？

注册商标赋予注册人专有权以禁止他人在商业活动中使用容易导致混淆的标识，但这个禁止权也存在一些例外，一方面，这主要是针对以商标权使用取得为基础制度的普通法国家，另一方面也为采用商标注册取得制度的国家为保护在先标志使用人的利益(包括反不正当竞争法上的反假冒制度)而做出的制度安排提供了可能性，我国在2013年修改商标法时引入的在先使用抗辩条款即属于此种情形。那么商标在先使用抗辩条款的适用条件有哪些呢?我把它总结成了五点：

一、商标在先使用抗辩制度的立法目的

商标法第五十九条第3款规定，“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识”。在很大程度上，该条款的立法初衷与打击商标抢注密切相关：对于法律上有明文规定的并且实践中可以证明的商标恶意抢注行为，其注册可以经由异议或无效程序而被阻却，但对于法律没有明文规定或者有明文规定但没有证据证明的恶意抢注行为，异议或无效程序则无能为力，而且还存在异议期限或无效宣告请求期限已过的情形。此时，如果实际上的恶意抢注人在获得商标注册之后对在先的善意使用人提起侵权之诉，这对于“实质正义”的颠覆是立法者和司法者所不能接受的。商标法第五十九条第3款的引入就是为了解决这个问题：它允许在先使用人得以在原有范围内继续使用其未注册商标。但该条款的适用条件仍需进一步明确。

二、在先使用人的“善意”

首先，在先的商标使用应当是善意的使用。尽管这个条件没有在法律条文中有所体现，它却是本条款适用的重要条件，原因就在于此例外的目的是为了保护他人在先的正当利益。正当利益区别于合法利益，后者指法律明确予以保护的利益，前者则在较实证法更广的范围和更深的层面对所涉利益和行为进行评价，政治、政策、道德等因素都会牵涉其中。因此，正当利益比合法利益在认定上具有更大的政策考量空间，某些行为或利益尽管没有在实证法上被明确做否定性评价但仍可能不应被认定为正当利益。法律对于任何权利所设置的例外都应当被严格解释，以避免对权利本身造成不应有的损害，因此，在先使用人的主观状态应当被限定为善意，而此处的善意也应当做较为严格的解释，其不仅要求在先使用人没有攀附商誉或不正当竞争的恶意，而且要求在先使用人在起用其商标时对于在后商标的使用及注册申请是不知且不应知的。若存在知情，作为同行业的经营者，应主动予以避让，以免造成消费者的混淆和误认。

三、在先使用的“在先性”

在先的商标使用行为应当发生在在后注册商标的申请日之前。对这一条件产生争议在于判断“在先性”的参照日，即在后注册商标的申请日、初步审查公告日和注册日之间以哪个为准?一般认为，在先商标的使用需要满足两个条件，即在先的商标使用应当早于在后注册商标的申请日;如果在后注册商标申请注册前已投入使用，那么“在先”商标的使用行为还应当早于在后注册商标的起用日。

一方面，对于在先使用商标的“在先性”，应结合使用人的善意来解释，善意要求在先使用人在启用商标时对在后商标的使用及注册申请不知情。在后商标的注册申请，只是在后商标注册人单方的意思表示，即使商标申请已经被提交，其在被初步审查公告前仍处于秘密状态，第三人无从得知，此时的在先使用一般是善意的;但自在后商标的初步审查公告日起，就不可能有善意的在先使用了，因为初步审查公告使得申请商标被公示，同行业经营者被推定对该商标的申请是知晓的。因此，善意的在先商标使用的情形就包括：在后注册商标的申请日和起用日均晚于在先商标的起用日;在后注册商标的申请日晚于在先商标的起用日，但在后注册商标的起用日(即注册前就开始了使用)早于在先商标的起用日，然而在先商标使用人在启用其商标时并不知晓在后商标已经被竞争者使用;在后注册商标的申请日和起用日(即注册前就开始了使用)均早于在先使用商标，但在后商标的起用日早于在后注册商标的初步审查公告日而且在先商标的使用人不知晓在后商标已经被申请或被使用的事实。

但另一方面，“在先性”又具有评判在先使用人的善意之外的独立意义，它是评判在先权益形成和存在的时间点因素。首先必须明确的是，商标的申请日在商标权注册取得制度中具有根本的重要性，这是在先权益与商标申请人权益的时间分界线，这与专利法上的先用权制度[4]遵循同一法理。专利制度鼓励发明人尽早申请专利和公开技术成果以贡献于社会的技术进步，因此，申请日之后，即便第三人自行研发出技术成果并予以实施，也不能产生在先权益，因为申请日之后的权益都属于专利申请人。商标权注册取得制度中，法律鼓励经营者尽早将商标予以申请和公告以便同行业经营者知晓，这样有利于实现同一市场内的竞争秩序以获得宏观上的效率。因此，商标法将申请日之后的权益赋予商标申请人，第三人的使用或申请行为都不能产生权益。

此外，根据《保护工业产权巴黎公约》第4条，在存在商标申请国际优先权的情况下，在先商标的起用日和商誉存在日还应早于国际优先权日，即早于在申请人来源国的申请日。该公约第4条B项规定了工业产权国际申请优先权的法律效力：在公约规定的优先权期间结束之前，享有优先权的工业产权申请人在巴黎联盟任何其他缔约方的在后申请都不应因在后申请日与优先权日之间第三人完成的行为而被宣告无效，这些行为尤其包括第三人的商标申请或使用行为;这些行为不能赋予第三人权利或任何先用权。在这一点上，商标法与专利法也是相同的。

四、在先使用的“影响力”

在先使用的商标应当具有一定影响。一方面，这里的“有一定影响”的条件与《商标法》第三十二条中的“有一定影响”应做相同的解释。理论上，在商标权注册取得制度下，只有具有一定商誉的未注册商标才能得到保护，这种商誉是其受保护的必要条件。司法实践中，法院对于第三十二条中“有一定影响”条件的把握是比较宽松的，因为“不正当手段”(即知晓他人在先使用某商标的事实仍申请将其注册)或者说恶意是该条款的适用条件中的重心，“有一定影响”主要起着证明该恶意的作用。就第五十九条第3款的适用而言，可以预见的是法院也会对在先商标“有一定影响”的条件做宽松把握，因为尽管商标权注册取得制度在宏观层面具有诸多好处，但面对具体案件时人们还是倾向于认为使用产生权益的正当性大于注册取得制度。所以，善意的在先使用将是该条款适用中的重心条件，而不是“有一定影响”，尽管这种做法与立法本意和商标法原理并不完全相符。

五、在先使用的“原有范围”

在先使用人继续使用其商标应保持在原有范围内。这里涉及两个条件的认定：“原有”指的是哪个时间点?“范围”从哪些角度来界定?“原有”同样应当结合在先使用人的善意来认定，即在其知晓在后注册商标的申请或使用的事实之前的使用范围属于“原有”范围。一般而言，这个时间点就是在后注册商标的初步审查公告日，因为在先使用人将在该日期被推定知晓在后商标的申请。“范围”是这个条款里最不易界定的适用条件，一方面是因为在商标权注册取得制度下保护未注册商标的制度设计没有处理好两者的利益协调关系，另一方面是由商标的功能和特点决定的。从利益协调的角度看，在先使用人的正当利益就在于其在先形成的商誉，因此，应当允许其利用既有的商誉吸引客户购买其商品或服务。

但是，在利用既有商誉的过程中一般不可避免的会获得新的客户从而发展和扩大其商誉，因此，难以奏效。只能根据商品或服务的特点以及具体的经营活动特点来确定。地域角度的界定对很多传统商品或服务(比如餐馆)和商业模式(比如实体销售店)具有重要意义，地域上的范围应当指在先使用商标的“影响”或商誉所涵盖的地域范围，在先使用人不应在该地域范围之外扩张使用商标。

但是，在涉及到电子商务的情形时，如果在先商标使用人通过其在京东商城或淘宝网进行商品销售而且具有一定影响，则其原有范围就限于原有网上电子商务的范围。如果本条款适用于“微信案”  的情形，则会发现对于网络社交工具这样的服务，原有范围是没法界定的。从商标的功能和特点的角度来看，“原有范围”的确应当有助于实现在先使用商标和在后注册商标在相关公众中的区分，但由于在后注册商标的效力范围涵盖了在先使用商标的商誉所及的范围，因此，它起不到这一作用。

在坚持商标注册取得制度的同时又在一定程度上保护在先使用商标之上的利益，这种骑墙做法造成了这一无解的难题。普通法国家的商标权基于使用取得和行使，因而在后的商标注册也不能取得超越在先使用者的权利，他们就没有这个问题。

此外，商标注册人可以要求在先商标使用人附加适当的区别标识。这一条件是否适用主要取决于相关公众对于在后注册商标和在先使用商标之间发生混淆误认的可能性程度，如果发生混淆误认的可能性很大，则应附加区别标识，以区分二者并保护相关公众的利益。

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