“中国GUI专利侵权第一案”：一审驳回原告全部诉讼请求

12月25日，北京知识产权法院对有“中国GUI专利侵权第一案”之称的北京奇虎科技有限公司、奇智软件(北京)有限公司诉北京江民新科技术有限公司侵害外观设计专利权纠纷一案作出一审判决，驳回原告的全部诉讼请求。

裁判理由主要为：针对GUI外观专利并无专门侵权认定规则的情况下，本案的审理仍适用现有的外观设计侵权规则，确定保护范围要同时考虑产品及设计两要素。本案中，涉案专利的权利保护范围限定在“电脑”这一产品上，而被诉侵权软件不属于外观设计产品的范畴，未落入涉案专利的保护范围，被告向用户提供被诉侵权软件的行为不构成专利侵权行为。

法院认为部分

一、被诉侵权行为是否构成对涉案专利权的直接侵犯

涉案专利为“带图形用户界面的电脑”，属于国家知识产权局2014年3月12日颁布的第六十八号令中所规定的“包括图形用户界面的产品外观设计”。在针对该新类型外观设计并无专门侵权认定规则的情况下，本案的审理仍适用现有的外观设计侵权规则。

专利法第五十九条第二款规定，“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片中所表示的该产品的外观设计。”

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问理的解释》(法释[2009]21号)第八条规定，“在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。”

由上述规定可知，外观设计专利权保护范围的确定需要同时考虑产品及设计两要素，无论是其中的产品要素还是设计要素均以图片或照片中所显示内容为依据。

本案中，涉案专利视图中所显示的产品为电脑，其名称亦为“带图形用户界面的电脑”，可见，涉案专利为用于电脑产品上的外观设计。“电脑”这一产品对于涉案专利的权利保护范围具有限定作用。

原告主张，其虽在申请涉案专利时提交了带有计算机屏幕的六面视图，但电脑仅是“图形用户界面”的附着物，其与保护范围无关。涉案专利的名称除了指代作用外亦并不具有其他限定作用。因此，涉案专利的名称及视图中的显示器边框和底座均与涉案专利保护范围无关，涉案专利的保护范围应以“变化状态图”载明的内容为准。本院对原告这一主张并不认同。在对“包含图形用户界面的产品”尚不存在独立于现有外观设计法律规则之外的特殊规则时，适用于该类产品的规则与适用于其他产品的规则不应有所不同。因此，如果对于“包含图形用户界面的产品”而言，产品仅是设计的附着物，不会对外观设计的保护范围产生影响，则依据同样的规则，对于任何外观设计而言，产品均应被视为设计的附着物，对于外观设计的保护范围不具有限定作用。这一情形意味着在外观设计保护范围的确定上仅需要考虑设计要素，这显然是与上述法律规定相悖的。

此外，原告还主张“立体产品”、“平面产品”以及“包括图形用户界面的产品”系《专利审查指南》中规定的三种并列的外观设计载体，其暗含之义在于认为“包含图形用户界面的产品”与立体产品及平面产品具有不同属性，因此，产品要素在“包含图形用户界面的产品”外观设计中的作用与其在立体或平面产品外观设计中的作用并不相同。也就是说，在确定“包含图形用户界面的产品”外观设计的权利范围时并非必然要求考虑产品要素。对此，本院认为，在《专利审查指南》第一部分第三章4.2部分确实涉及了“立体产品”、“平面产品”以及“包括图形用户界面的产品”三种情形，但该规定并非针对外观设计专利载体类型的规定，4.2部分的标题为“外观设计的图片或者照片”，其之所以区分上述三种产品类型进行规定，原因在于上述三类产品的设计具有不同特点，因此，在提交图片及照片时有必要区别规定。可见，这一规定并不意味着《专利审查指南》对于上述三类产品在权利保护范围的确定上采用了不同的规则。

需要强调的是，国家知识产权局虽在第六十八号令中引入“包括图形用户界面的产品外观设计”，但该规定中的具体内容均是在现有外观设计专利制度框架下做的适应性调整，而非针对此类外观设计设立独立于现有制度的一整套规则。这一情形意味着除第六十八号令中有明确规定以外，其他内容均适用现有的外观设计规则。

综上，涉案专利为“带图形用户界面的电脑”，原告有权禁止他人在与电脑相同或相近种类产品上使用相同或相近似的外观设计。

本案中，被诉侵权行为是被告向用户提供被诉侵权软件的行为，因被诉侵权软件并不属于外观设计产品的范畴，相应地，其与涉案专利的电脑产品不可能构成相同或相近种类的产品，据此，即便被诉侵权软件的用户界面与涉案专利的用户界面相同或相近似，被诉侵权软件亦未落入涉案专利的保护范围，原告认为被诉侵权行为侵犯其专利权的主张不能成立，本院不予支持。

二、被诉侵权行为是否构成帮助侵权行为

专利侵权司法解释(二)第二十一条第一款规定，“明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等，未经专利权人许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该提供者的行为属于侵权责任法第九条规定的帮助他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。”

原告主张，即便被诉侵权行为未构成对涉案专利权的直接侵犯，但被诉侵权软件亦属于专利侵权司法解释(二)所称的“零部件”或“中间物”，在被告存在教唆故意的情况下，其在网上向用户提供被诉侵权软件的行为属于帮助侵权行为。对此，本院认为，被诉侵权行为构成帮助侵权行为的前提之一是用户具有直接实施涉案专利的行为。本案中，用户实施的行为仅为下载被诉侵权软件至其电脑的行为，并不存在制造、许诺销售、销售电脑等行为。原告虽主张用户存在销售或许诺销售预装有被诉侵权软件的电脑的可能性，但原告并未提交证据证明存在这一事实。基于此，在本案中并不存在直接实施涉案专利行为的情况下，即便确如原告所述被诉侵权软件属于侵权产品的中间物，被告提供被诉侵权软件的行为亦不可能构成帮助侵权行为，据此，原告的相应主张不能成立，本院不予支持。

综上，原告的起诉理由均不能成立，本院不予支持。依据《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释[2009]21号)第八条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(法释[2016]1号)第二十一条第一款之规定，本院判决如下：

驳回原告北京奇虎科技有限公司、原告奇智软件(北京)有限公司的全部诉讼请求。

案件受理费四万六千八百元，由原告北京奇虎科技有限公司、原告奇智软件(北京)有限公司负担(已交纳)。

如不服本判决，各方当事人可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费，上诉于北京市高级人民法院。

(内容节选自“北京知识产权服务赵律师”微信公众号，仅供参考)

事件回顾

2014年，奇虎公司开发设计了电脑安全优化的图形用户界面，以全新的方式展示安全检测状态，该技术于2014年9月5日申请了名称为“带图形用户界面的电脑”的外观设计专利，并于2014年11月5日取得授权，专利号为ZL201430329167.3。奇虎公司发现，2015年年底，江民公司新推出的产品“江民优化专家”软件上，使用了与奇虎公司图形用户界面专利相似的界面，侵犯了奇虎公司专利权，请求停止侵权、消除影响、赔偿经济损失及合理开支共计500万元。

2016年9月21日，北京知识产权法院对该案进行了公开开庭审理。

被诉侵权图形用户界面(来源：知产北京)

审理过程中，江民公司针对涉案外观设计向专利复审委员会提出了无效宣告请求，并据此向北京知识产权法院提出了中止审理申请。合议庭经审查，认为奇虎公司已提交涉案外观设计专利权评价报告，该报告认定涉案外观设计专利权稳定，故认为该案可以不中止审理，驳回了江民公司的申请。

2016年10月28日，专利复审委员会对北京江民新科技术有限公司请求北京奇虎科技有限公司、奇智软件(北京)有限公司外观设计专利无效案件进行了口头审理。